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知识产权权利冲突的解决原则:诚实信用、保护在先和禁止混淆
作者:西宁公司律师网   发布日期:2015-04-16   浏览
权利冲突现象在知识产权法学领域内普遍存在着,而在知识产权领域,权利冲突现象就表现得更为复杂了。当商标权与企业名称权发生冲突时,在后权利是否对在先权利构成不正当竞争?在后的企业名称中的字号是否必然应停止使用?法律仅规定了诚实信用和保护在先权利的原则,并未就判断的具体标准作出明确规定。本案的示范之处在于根据法律规定的原则和精神,确定了此类权利冲突构成不正当竞争的具体认定标准。
[案情]
原告立时集团国际有限公司。住所地:香港特别行政区九龙长沙湾道833号长沙湾广场一期1101室。
被告成都市立邦建材发展有限公司。住所地:四川省成都市金牛区营门口乡红色村四组。
原告诉称,1997年7月7日,原告向中华人民共和国国家工商行政管理局商标局(以下简称国家商标局)申请注册了“立邦”文字及图形商标,注册号为1044047号,核定使用商品为第2类,其中包括“油漆、漆、底漆”等。被告于2000年11月16日成立,经营范围为生产、销售涂料;销售五金交电、建辅建材。原告拥有的“立邦漆”商标已在中国范围内享有很高的知名度,被告理应知道,其将“立邦”登记为企业名称中的字号部分,并在其产品包装及宣传资料上重点突出“立邦”字样,足以引起消费者对市场主体和产品来源的混淆,导致消费者产生原告与被告系关联企业、产品同出一家的误解。被告的行为损害了原告对“立邦漆”系列商标享有的注册商标专用权,同时亦属于不正当竞争的行为。据此,诉请人民法院判令:被告立即停止侵权,变更以“立邦”字样作为企业字号;被告立即销毁含有“立邦”字样的宣传资料及包装;赔偿经济损失50万元。
被告辩称,被告依法成立,“立邦”的企业名称享有在先权;原告要求被告变更企业名称无诉权。被告的行为未侵犯原告的商标权。原告提出的赔偿金额于法无据。故请求驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明:1997年7月7日,国家商标局向原告颁发了第1044047号商标注册证,载明:商标为文字“立邦漆”和英文“n”、“PAINT”组合,并注明“漆”、“PAINT”放弃专用权;核定使用商品为第2类,包括涂料(油漆)、乳胶漆、漆、底漆等。2000年12月12日、13日,原告许可立邦涂料(中国)有限公司、廊坊立邦涂料有限公司、立邦涂料(广东)有限公司使用第1044047号商标。2000年11月16日,成都市立邦建材有限公司经工商登记成立,其经营范围为生产、销售涂料;销售五金交电、建辅建材。2002年4月1日,经工商登记,核准成都市立邦建材有限公司的名称变更为成都市立邦建材发展有限公司。变更后的被告的经营范围包括生产、销售涂料;销售五金交电、铁花、建辅建材;装饰装修。被告在一份标有“成都立邦建材有限公司”的宣传资料上用红字写有“立邦白玉瓷”、“立邦防脏漆”。在标有“成都市立邦实业发展有限公司”的宣传资料的封面、封底上有数个单独成行的“立邦”二字作为装潢使用。另两份宣传资料在封底印制了被告的企业名称。其宣传资料的印制时间均在2002年4月前;被告在其生产的乳胶漆包装桶上标明“成都立邦耐擦洗豪华乳胶漆”,其中“立邦”二字为醒目的红色,字号大于其他文字,该包装桶标明的制造商为成都立邦建材有限公司,在产品相关说明中,称该乳胶漆为立邦“绿丹雅”内外墙乳胶漆、底漆:立邦“绿丹雅”5170、面漆:立邦“绿丹雅”内墙乳胶漆。该包装桶生产时间为被告企业名称变更前。
[审判]
本院认为:首先关于法律的适用。本案原告所诉的商标侵权行为于2000年11月至2002年4月发生在中国大陆地区,故应适用大陆地区相关法律。根据最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第九条关于涉及商标法修改决定施行前发生,持续到该决定施行后的民事行为,分别适用修改前、后商标法的规定,本案应分别适用修改前、后的商标法。 
其次关于是否构成商标侵权。原告于1997年7月7日获得商标局颁发的第1044047号商标注册证,核定使用商品种类为第2类,该商标由文字“立邦漆”和英文“n”、“PAINT”组合形成。该商标注册证同时注明“漆”、“PAINT”放弃专用权,从而原告在第1044047号商标在核定的商品范围内,依法享有商标专用权。根据修改前的《中华人民共和国商标法实施细则》第四十一条第(二)项,修改后的《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第(一)项的规定,在同一种或类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形(的标志)作为商品名称或者商品装潢使用,并足以造成误认的(误导公众的),属于商标侵权行为。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项的规定,将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,属于商标侵权行为。被告在相同商品乳胶漆的外包装桶上,将原告的上述经注册的组合商标中的“立邦”二字作为商品名称突出使用,足以造成普通消费者误认。被告未经商标注册人许可,使用与他人注册商标相近似的文字,作为企业字号在相同商品上作为商品名称突出使用,足以使公众产生误认,故构成了商标侵权。被告的四份宣传资料中,其中有一份印有“立邦防脏漆”和“立邦白玉漆”的照片,另有一份将“立邦”二字成行印制在封面、封底上,均系“突出使用”,亦侵犯了原告的商标专用权,理由同上。故被告依法应承担商标侵权的民事责任。被告主张其未侵犯立时集团的商标权,本院不予支持。
第三关于是否应变更被告的企业字号。商标权与企业名称权同为合法权利,当两种权利发生冲突时,在认定是否构成不正当竞争时,法院将依照诚实信用和保护在先权利的原则处理。商标中的文字和企业名称中的字号相同或者近似,使消费者对市场主体及其商品或者服务的来源产生混淆,从而构成不正当竞争的,依法应当予以制止。在判断商标与企业名称中的字号的使用冲突是否造成消费者误认混淆(包括混淆的可能)时,应综合考虑行业、地域、消费群体、商标与字号相同或近似的程度、先权利的驰名或知名程度、双方所经营的商品或服务的类似程度及消费者购买时的注意程度、是否有利用或损害他人商誉的行为、是否已经造成了实际混淆等因素,综合作出判断。本案中,原告的含有“立邦”字样的商标权的取得先于被告的企业名称权。被告主张其企业字号“立邦”享有在先权利,本院不予支持。被告的经营范围包括涂料,应认定双方所经营的商品相同。商标与字号相近似,其中组合商标中的“立邦”二字与字号相同。但原告并未就认定混淆的商标注册人与企业名称所有人地域及商品销售的地域、商标为相关公众的知晓程度等进行举证。同时,被告的经营范围也不限于生产、销售涂料,还包括销售五金交电、建辅建材、铁花和装饰装修。综上,原告的组合商标中的文字与被告的企业名称中的字号虽然相同,但原告所举证据并不足以证明他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生(包括可能产生)混淆,故本院对原告要求被告变更“立邦”企业字号的主张不予支持。被告主张,原告诉请被告变更企业名称无诉权,本院对此不予支持。因为法律并未就此类冲突案件设置前置程序,故此类案件只要符合民事诉讼法第一百零八条的规定,法院就应受理,原告亦享有民事诉讼法规定的诉权。
第四关于赔偿数额。原告以损失及被告获利无法取证为由,请求法定赔偿的诉讼请求符合《中华人民共和国商标法》第五十六条第二款的规定及最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第八条关于对商标法修改决定施行前发生的侵犯商标专用权行为起诉的案件,人民法院于该决定施行前尚未作出生效判决的,参照修改后的商标法第五十六条的规定处理的规定。
综合考虑被告在其产品及宣传资料上将其企业字号作突出适用,商标侵权的主观故意明显,及权利人为实现权利的合理费用,商标侵权时间较长,但没有销售产品的证据,造成的危害后果尚不明显,故本院酌定赔偿数额为5万元。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第二款、第三款,《中华人民共和国商标法》第三十八条第(四)项(修改前的商标法条款),第五十二条第(五)项,第五十六条第二款(修改后的商标法条款)之规定,判决如下:
一、成都市立邦建材发展有限公司在本判决生效之日起不得在其涂料产品、产品外包装、产品宣传资料上使用“立邦”文字。销毁含有以“立邦”字样作为商品名称的乳胶漆包装桶以及宣传资料两份(分别印制有“立邦白玉瓷”、“立邦防脏漆”的照片以及将“立邦”二字作为封面装潢)。
  二、成都市立邦建材发展有限公司在本判决生效之日起十日内赔偿立时集团国际有限公司经济损失人民币5万元。
  三、驳回立时集团国际有限公司的其余诉讼请求。
  本案案件受理费10 010元,其他诉讼费3 003元,共计13 013元,由成都市立邦建材发展有限公司承担。
宣判后,双方当事人均未上诉。
[论证]
本案的关键问题是商标权与企业名称权(或字号权)两种合法权利在行使中产生的冲突如何解决。
一、商标权与企业名称权冲突案件的救济途径可由当事人选择。国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第九条的规定,商标与企业名称混淆的案件,根据发生的行政区域的不同,分别由省级和国家工商行政管理局处理。本案中,被告主张其经合法注册的企业名称应法律保护,立时集团在没有启动行政撤销程序的情况下,诉请法院判令被告变更企业名称无诉权。法院认为,对此类不正当竞争案件,当事人可以选择行政或司法救济途径。工商行政部门有权对案件进行处理,但法律法规并未规定行政处理为前置程序,原告起诉只要符合民事诉讼法第一百零八条的规定,法院就应受理,且法院裁判具有终局性。
二、字号权与商号权的法律性质。关于字号权的含义及其法律性质,法律法规并未作出界定。我国民法通则第九十九条规定,法人、个体工商户、个人合伙享有名称权。国家工商行政管理局发布的《企业名称登记管理规定》规定,企业名称应当由字号、行业或者经营特点、组成形式组成。可见,字号是企业名称的一部分,是企业名称中最具显著性和识别性的部分。对于商号的保护,《保护工业产权巴黎公约》规定,工业产权的保护对象包括商号(厂商名称);在我国,目前受到反不正当竞争法保护的是“企业名称”,受到商标法保护的是“在先权利”。商号权是否等同于字号权尚无定论。我们认为,商号的范围应该大于字号。因为商号的含义为厂商名称,即任何组织形式的经营者名称,而字号在我国仅仅被解释为企业字号,因此商号不仅包括企业字号,还包括个体工商户、个人合伙等经营组织形式的名称中具有显著性和识别性的部分。商号权不能等同于企业名称权,因为企业名称权从领取营业执照之日起产生,而商号权不仅可以由企业名称权产生,还可以由个体工商户、个人合伙的实际经营使用而产生。从法律性质上说是一种无形财产权,属于知识产权,应当受到法律保护。为方便起见,实践中可以将企业字号权、个体工商户、个人合伙名称权统称为商号权。
三、权利冲突构成不正当竞争的认定原则和标准。由于企业名称注册一般是由地方工商行政机关管理,而商标注册是国家工商总局统一管理,二者在进行登记时并无交叉检索制度,故容易产生权利冲突,造成消费者误认混淆(包括误认混淆的可能性)时,即构成不正当竞争。在认定是否构成不正当竞争时,反不正当竞争法以及商标法确定的原则是诚实信用、保护在先权利和禁止混淆。但法律并未就判断地具体标准作出明确规定。法官根据法律的精神,对判断不正当竞争的具体标准进行了阐释。1、二者所处行业及地域。同属一个行业,又同在一个地域,其商标与企业名称发生误认混淆的可能性较大。但超出一个行政区划,不属于一个行业,且商标不驰名的,二者发生误认混淆的可能性就很小。本案中,原告的商标核准的范围为涂料等,被告的经营范围也包括生产、销售涂料,二者有相同之处,但被告的经营范围还包括销售五金交电、建辅建材、铁花和装饰装修。原告系在香港注册的企业,被告系在成都注册,所处地域不同。原告所举证据虽可以证明其于2000年许可中国的三家公司使用商标,但这三家公司在河北和广东,也与被告所处地域不同。由于原告并未举出使用该商标的商品市场在大陆地区的占有地域范围,故法院难以认定消费者会对市场主体及商品来源发生混淆。2、消费群体以及消费者购买时的注意程度。这里的消费群体是不特定的多数,但仍受一定的行业限制,如本案的消费群体是指消费涂料的群体。3、商标与字号相同或近似的程度。商标与企业名称中的字号一般表现为汉字,包括字形、读音、含义几个要素。在判断是否近似时,应从这几个方面考虑。4、先权利的驰名或知名程度。商品的流通性强,特别是具有独创性的在先商标被企业名称侵权的可能性更大。因此,考虑商标的驰名或知名程度是判断是否构成误认混淆的一个重要标准。为证明这点,原告一般应举证证明:相关公众对该商标的知晓程度,含商标使用的持续时间、地域范围;商标宣传的持续时间、程度和地理范围;商标作为驰名商标受保护的记录;使用该商标的市场占有率;该商标美誉度认定等。本案原告在起诉时曾请求法院认定“立邦”商标为驰名商标,但由于举证不能而撤回了该诉讼请求,故法院只能根据现有证据认定被告的行为构成商标侵权,被告在企业名称中使用“立邦”作为字号不构成不正当竞争。5、是否有利用或损害他人商誉的行为以及是否已经造成了实际混淆。若商标专用权人与企业名称所有人同处一地,双方在同一时间使用商标和字号,或虽先后使用但在一定期间内并未利用虚假广告进行宣传损害他人商誉,构成实际混淆或混淆的可能,则不能认定构成不正当竞争。
综合以上因素判断,原告的组合商标中的文字与被告的企业名称中的字号虽然相同,但原告所举证据并不足以证明他人对市场主体及其商品或者服务的来源产生(包括可能产生)混淆,故法院对原告要求被告变更“立邦”企业字号的主张不予支持。
可见,企业名称的使用即使构成了商标侵权,只要尚未构成不正当竞争,法院就不应判令停止使用该名称。值得注意的是停止使用与变更企业字号的区别。即使企业名称的使用构成了不正当竞争,法院也不宜直接判决当事人变更或注销,因对企业名称的注册、变更和注销等属于工商行政部门的管理职能,法院不能“代位”行使。实践中,有的法院判决被告停止使用侵权的企业字号,并限期其到工商行政管理部门进行变更,此种方式较为合理。

来源:成都法院网